Использование товарного знака


Какова ответственность за незаконное использование товарных знаков?

Исправляем ошибки юристов, бухгалтеров, аудиторов, налоговых инспекторов, сотрудников МВД, судей и других правоприменителей до того, как они совершились, и даже после…

Некоммерческое партнерство «Республиканское юридическое общество» ведет деятельность с 2002 года. Наша работа направлена на развитие эффективного законодательного регулирования в России, повышение профессионализма, конкурентоспособности и качества услуг российского юридического рынка, обеспечение доступности юридических услуг гражданам и юридическим лицам.

За более чем 11-летнюю практику Республиканское юридическое общество реализовало значительное число совместных проектов с государственными органами управления, осуществляя их методическую, консультационную и организационную поддержку, инициировало дискуссии по актуальным общественно-правовым вопросам, участвовало в реформировании федеральных органов исполнительной власти.

Мы обладаем знаниями, компетенциями и опытом, на основе которых оказываем содействие представителям среднего и крупного бизнеса в выстраивании эффективных и конструктивных взаимоотношений с государственными исполнительными и контролирующими органами, ведении бизнеса в полном соответствии с установленными нормативными требованиями.

Мы готовы взять на себя решение правовых, финансовых, организационных и иных проблем, возникающих в процессе деятельности Вашей компании, взамен предоставляя самое ценное, что у нас есть, — свою репутацию.

За годы нашей работы нашими клиентами являлись:
АО «АК «Единение», Московская нефтяная компания, Московская топливная компания, ГК «Гелиопарк», ФГУП «Микроген», АО «ТД «ЦУМ», ИФ «Олма», Национальная логистическая компания, НТЦ «Альтаир», ТСЖ «Екатериновка», АО «Коминком», Московский государственный областной университет, НЦ неврологии РАМН и др.

Специалисты подразделений Республиканского юридического общества осуществляли правовую поддержку процедур банкротства АО «Центрэнергомонтаж», АБ «Негоциант-банк», АО «Завод нестандартного технологического оборудования», КБ «Московский коммерческий земельный банк», АКБ «Девиза» и др.

Утверждена
постановлением президиума
Суда по интеллектуальным правам
от 7 августа 2015 года № СП-23/21

1. Какое использование товарного знака признается использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя для целей статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ, Кодекс)?

Согласно пункту 2 статьи 19 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS) (заключено в г. Марракеше 15.04.1994, вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012 (далее – Соглашение ТРИПС)) использование товарного знака другим лицом под контролем владельца знака признается для целей сохранения в силе регистрации использованием товарного знака.

Как отмечено в пункте 1 статьи 1 Соглашения ТРИПС, члены Всемирной торговой организации могут, но не обязаны, предоставлять в своих национальных законах более широкую охрану, чем требуется по названному Соглашению при условии, что такая охрана не противоречит положениям этого Соглашения.

Соответственно, более широкий объем охраны предусмотрен пунктом 2 статьи 1486 Кодекса, согласно которому использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя.

Таким образом, ГК РФ разделяет случаи использования товарного знака самим правообладателем (в том числе ставшим таковым на основании договора об отчуждении исключительного права), лицензиатом по лицензионному договору, другим лицом под контролем правообладателя. По смыслу пункта 2 статьи 1486 ГК РФ использование товарного знака лицом под контролем правообладателя — это использование такого знака при отсутствии заключенного между правообладателем и лицом, фактически использующим товарный знак, лицензионного договора.

При этом под использованием товарного знака под контролем правообладателя понимается использование товарного знака по воле правообладателя.

По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 39 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.

Вместе с тем воля правообладателя может быть установлена и при отсутствии прямого указания в договоре с третьим лицом о согласии на использование товарного знака, в том числе в случаях, указанных в ответе на вопрос 2 настоящей Справки.

Для целей пункта 2 статьи 1486 ГК РФ одной воли правообладателя на использование товарного знака третьим лицом недостаточно. Должно быть доказано фактическое использование товарного знака третьим лицом в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не меняющим существа товарного знака и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

2. Какие случаи могут быть признаны использованием товарного знака другим лицом под контролем правообладателя, в том числе использованием, не оформленным договором?

В судебной практике президиума Суда по интеллектуальным правам выявлены следующие подходы.

1. При установлении факта использования товарного знака другим лицом под контролем правообладателя суд оценивает все представленные доказательства в их совокупности и по результатам оценки определяет, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 01.04.2014 № С01-148/2014 по делу № СИП-110/2013).

При этом использование товарного знака другим лицом осуществляется по воле правообладателя в том числе в случае признания несостоявшимся предоставления права использования товарного знака из-за отсутствия государственной регистрации такого предоставления, а также в случае признания недействительным или незаключенным договора, содержащего условие о предоставлении права использования товарного знака.

2. По договору подряда или возмездного оказания услуг (главы 37, 39 ГК РФ), предметом которого является изготовление товара с нанесением на него товарного знака заказчика и (или) распространение такого товара (оказание услуг с использованием знака обслуживания), использование товарного знака другим лицом осуществляется по поручению правообладателя и в его интересах, то есть по его воле, что соответствует пункту 2 статьи 1486 ГК РФ (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.10.2014 № С01-855/2014 по делу № СИП-198/2014).

Чем грозит использование товарного знака без согласия правообладателя?

Наличие между правообладателем и другим лицом, использующим товарный знак, корпоративных отношений, в том числе внутри холдинга или иной группы лиц (статья 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), предполагает использование товарного знака другим лицом под контролем правообладателя как на основании преобладающего участия в другом лице, так и при наличии организационно-правового взаимодействия, основанного на положениях учредительных документов или условиях договора (например, исполнение другим лицом, использующим товарный знак, функций единоличного исполнительного органа правообладателя или исполнение правообладателем функций единоличного исполнительного органа другого лица, использующего товарный знак), предоставляющих возможность предполагать наличие воли правообладателя на использование товарного знака другим лицом. При наличии таких отношений, как правило, не требуется специальных правовых актов внутри холдинга или группы лиц (специальное решение какого-либо органа, например общего собрания, совета директоров, исполнительного органа и т.д.), оформляющих согласие правообладателя на использование товарного знака другим лицом (постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.04.2014 № С01-184/2014 по делу № СИП-247/2013, от 20.05.2014 № С01-185/2014 по делу № СИП-56/2013, от 10.11.2014 № С01-943/2014 по делу № СИП-305/2014).

4.В случае импорта оригинального товара и его дальнейшей реализации воля правообладателя на использование товарного знака конкретным лицом может следовать, в частности, из документов, подтверждающих обращение правообладателя в таможенный орган для внесения товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности с определением уполномоченных импортеров, в число которых входит конкретное лицо, фактически использующее товарный знак на территории Российской Федерации (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2014 № С01-330/2014 по делу № СИП-193/2013).

5. Администрирование доменного имени не правообладателем спорного товарного знака, а другим лицом, а также использование другим лицом товарного знака правообладателя в сети Интернет для распространения товара могут быть признаны использованием товарного знака под контролем правообладателя для целей статьи 1486 ГК РФ при наличии согласия последнего, которое может подтверждаться в том числе наличием корпоративных отношений (пункт 2 ответа на вопрос 2 настоящей Справки) (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2014 № С01-383/2013 по делу № СИП-4/2013).

6. Для целей статьи 1486 ГК РФ признается использование другим лицом товарного знака под контролем правообладателя по договору простого товарищества (статья 1041 ГК РФ), если исключительное право на товарный знак является вкладом правообладателя в общее имущество товарищей (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 29.10.2014 № С01-596/2014 по делу № СИП-19/2014).

ГК РФ Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 и 2 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.

1. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

2. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. В тех случаях, когда введение таких товаров в оборот необходимо в общественных интересах, правообладатель вправе требовать удаления за счет нарушителя с контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров незаконно используемого товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения.

3. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.

4. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

КонсультантПлюс: примечание.

Пп. 1 п. 4 ст. 1515 признан частично не соответствующим Конституции РФ Постановлением КС РФ от 13.12.2016 N 28-П.

О правовом регулировании до внесения соответствующих изменений см. п. 3 указанного Постановления.

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла пп.

Незаконное использование чужого товарного знака, наказание и ответственность

1 п. 4 ст. 1515 см. Постановление КС РФ от 13.02.2018 N 8-П.

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

5. Лицо, производящее предупредительную маркировку по отношению к не зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку, несет ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Ст. 1515 ГК РФ ч.4. Ответственность за незаконное использование товарного знака

Гражданский кодекс

УК РФ Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

(см. текст в предыдущей )

1. Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

(см. текст в предыдущей )

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, —

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ)

(см. текст в предыдущей )

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сговору, —

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового.

(часть 3 в ред.

Незаконное использование товарного знака

Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ)

(см. текст в предыдущей )

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, —

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 325-ФЗ)

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает двести пятьдесят тысяч рублей.

(примечание введено Федеральным законом от 31.12.2014 N 530-ФЗ)

Ст. 180 УК РФ. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)

Не все что товарный знак то нарушение

Нарушение исключительных прав на интеллектуальную собственность является для России важной и актуальной проблемой.

      Как известно, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, причем отсутствие запрета не является разрешением.

      В тоже время, бремя поиска нарушителей, сбор доказательств и их «наказание» возлагается на самого обладателя исключительных прав.

      Нарушение исключительного права влечёт гражданскую, уголовную и административную ответственность.

      Следует отметить, что в целом, за несколько прошедших лет, отмечается устойчивая динамика роста количества рассмотренных гражданских дел, связанных с защитой права интеллектуальной собственности.

      Однако, как известно, у каждой монеты есть оборотная сторона. Наряду с делами о защите прав добропорядочных правообладателей, появились и дела так называемого интеллектуального рейдерства. «Грамотные» специалисты пытаются (и зачастую успешно) пользоваться незнанием сотрудниками правоохранительных органов законодательства в области интеллектуального права и извлекать выгоду из ситуации.

      Так, всем известно, что товарный знак относится к средствам индивидуализации и его основной функцией является способствовать узнаванию товара, отличать товары или услуги одних производителей от однородных товаров или услуг других производителей.

      Обратимся к букве Закона.

      Согласно пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Одним из ключевых слов в вышеуказанном тексте является – сходных и, при определении сходства до степени смешения определяется в первую очередь принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

      Исходя из данного положения «злоумышленники» пытаются избавиться от конкурентов, обращаясь в правоохранительные органы заявлениями о нарушении исключительных прав путем упоминания (очень часто наряду с другими) известного в России товарного знака (например, крупный производитель автомобилей или производитель молочных продуктов и т.п.) на вывеске (заборе, стене и т.п.), в связи с чем, по их мнению, возникает вероятность смешения известного товарного знака и обозначения на вывеске (заборе).

      Причем, отметим, что с таким заявление обращается не правообладатель товарного знака, а, например, хозяин соседнего магазина/палатки или на крайний случай «очень пострадавший» потребитель.

      На самом деле, добропорядочный участник гражданского оборота просто указывает какие товары предлагаются к продаже в его торговой точке (магазине / палатке).

      Однако, указание на товарный знак есть? – есть!, сходен? – сходен! – дело возбуждено!

      Показательным в этом смысле является дело «Камаз». Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации по республике Бурятия признала, что действия ИП, заключающиеся в использовании товарного знака «КАМАЗ» на вывесках магазина, создают опасность смешения услуг предпринимателя и производителя. По мнению ФАС такое использование направлено на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, а отсутствие лицензионного договора образует состав административного нарушения.

      При этом ИП реализует продукцию ОАО «КАМАЗ» и приобретает товары (запасные части к автомобилям) у официального дилера КАМАЗа. Факта использования на вывеске магазина обозначения сходного до степени смешения с охраняемым товарным знаком не отрицает. ИП, само по себе, не производит запчасти.

      Дело прошло по кругу все инстанции и после кассации суд пришел к выводу, что в действиях предпринимателя отсутствует состав недобросовестной конкуренции, использование ИП товарного знака в отношении товара, ранее введенного в гражданский оборот с согласия правообладателя, является законным.

      Также в порядке надзора рассматривался иск фирмы «Фольксваген Акциенгезельшафт» о незаконном использовании товарных знаков Volkswagen, VOLKSWAGEN и логотипа VW в печатной продукции и наружной рекламе ООО. По мнению заявителя, такое использование нарушает исключительные права фирмы на указанные знаки и является недобросовестной рекламой.

      Используя товарные знаки фирмы в рекламе, представленной в печатных изданиях, общество указывало, что оно является автоцентром и занимается продажей, сервисным обслуживанием, поставкой запасных частей для автомобилей марки «Фольксваген». В объявлениях не указывалось, что ООО является официальном дилером фирмы «Фольксваген Акциенгезельшафт».

      Суд пришел к выводу, что правообладатель не вправе запретить использование товарного знака третьими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия. К третьим лицам относятся хозяйствующие субъекты, специализирующиеся на услугах применительно к товарам. Подобные услуги могут отражаться в рекламе на территории РФ.

      Использование «чужого» товарного знака другими лицами возможно в рекламе своей торговой, обслуживающей или иной деятельности в отношении правомерно введенных в гражданский оборот товаров, если при этом не нарушается законодательство о рекламе.

      На основании изложенного, можно сделать вывод, что такое использование не является разрешенным использованием в «отношении товаров», а направлено на дополнительную рекламу деятельности самой организации. Т.е. продавец может использовать товарный знак в рекламе своей деятельности.

      Что касается вывесок, вопрос немного сложнее. Действительно, такое использование служит эффективным способом информирования потребителя о том, что в конкретном заведении реализуются соответствующие товары. И маловероятно введение потребителя в заблуждение, если товарный знак использован наряду с товарными знаками нескольких правообладателей, как зачастую бывает на вывесках автомагазинов, на которых обычно перечислен целый ряд правообладателей – крупных производителей. Впрочем, это касается и вещевых торговых центров, и продуктовых магазинов и т.п.

      Конечно, окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела

      Похожая ситуация складывается и в отношении деталей / частей для целого товара, например, автомобиля, будь то коврики, фары, стекла или, например, шнурки и кроссовки. Т.е. производитель указывает, что его товар подходит к определенной модели/марке (автомобиля и т.п.).

       «Блюстители» же буквы Закона тут же говорят о нарушении исключительных прав. И ведь, действительно, знак упоминается – упоминается, и знаки то сходны, если не тождественны!!!! Дело возбуждено!

      Обратимся к делу ОАО «АВТОВАЗ». Таможней выявлены изделия – автозапчасти (сцепление в сборе и их части), имеющие бумажные бирки с надписью «LADA», «SAMARA», «NIVA», сходные, по мнению таможенного органа, до степени смешения с товарными знаками «LADA», «SAMARA», «NIVA», исключительные права на использование которых на территории Российской Федерации принадлежат ОАО «АВТОВАЗ». Отмечено, что ОАО «АВТОВАЗ» прав на использование товарных знаков при изготовлении указанных автомобильных частей кому-либо не предоставляло. Таким образом, таможенный орган вынес определение о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП.

      Компания-нарушитель осуществляет деятельность по реализации запчастей потребителям на вторичном рынке на территории РФ.

      Суд пришел к выводу, что обозначения «LADA», «SAMARA», «NIVA» в данном случае не воспринимаются потребителем как товарные знаки. Использующиеся для индивидуализации самого товара с конкретным производителем, они носят исключительно информационный характер относительно технического применения товара, поэтому его ввоз на территорию Российской Федерации не образует объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП.

      Еще один вариант ситуации – прямое указание на «чужой» товарных знаков на этикетке товара.

      Все тут же забывают о функции товарного знака – отличать одного производителя от другого, а также о том, что он обычно / зачастую доминирует / «бросается в глаза» потребителю.

      Дело рассмотрено в Европейском суде справедливости: «нарушитель» производил и реализовывал бритвенные станки и сменные бритвенные лезвия под своим товарным знаком, указывая, что лезвия подходят также и для станков фирмы Gillette.

      Суд признал, что разрешается использовать «чужой» товарный знак для указания назначения товара. Такое использование должно давать потребителю полную информацию о цели товара, а также должно быть разумным, добросовестным и не нарушать обычаев делового оборота.

      К слову сказать, вопрос с этикеткой еще более не менее урегулирован российским законодательством. Этикетка – это средство информации о товаре. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, возложено на продавца статьей 495 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Законом «О защите прав потребителей».

      То есть указание «чужого» товарного знака не может рассматриваться в качестве элемента, способного ввести потребителя в заблуждение относительного изготовителя товара, т.к. оно не создает впечатление, что товар произведен той, а не иной компанией, а лишь указывает предназначение товара/продукта.

      Таким образом, в настоящее время в законе нет специального положения, регулирующего такое использование «чужих» товарных знаков. Однако правомерность такого использования следует из общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации.

admin